国外的计算机软件可专利性发展如何？

国外的计算机软件可专利性发展如何？美国和欧盟作为引领当代高科技发展的国家和地区，在软件产业方面同样也处于领先地位。与此相对应的是软件相关方面的法律法规或审查实践，也较为完善。通过研究欧美国家的审查标准与实践，可作为完善我国软件专利审查相关法律法规和审查实践之参考。

一、美国法中的计算机软件可专利性

（一）美国关于计算机软件可专利性的立法

在国际法上，关于计算机软件技术可否或应否授予专利，直到1995年1月1日生效的TRIPS协定第二十七条第一款才有所明确：除了可排除可获得专利的发明以“保护公共秩序或道德”，以及可排除“医治人类或动物的诊断、治疗和外科方法，除微生物以外的植物和动物，除非生物与微生物方法以外的实质为生产植物或动物的生物方法”之可专利性，“在所有技术领域的任何发明，不论产品或方法，只要是新颖的、含有发明步骤和具有工业上的应用性，应当获得专利”。据此，WTO成员均应提供软件技术发明的专利保护。

美国是世界上第一个制定实施现代专利法的国家。1790年3月，美国第一届国会就通过了联邦《专利法》；1793年修订《专利法》规定可取得专利权的“法定主题”（subject matters，即我国专利法学说的“专利保护的客体”）为：“任何新颖和实用之技艺、机械、制造品，或合成物，或任何上述各项的新颖和实用之改进”。其中，“实用技艺”（useful arts）一词来源于美国《宪法》第一条第八节第八款（版权与专利条款）用语“实用技艺”（useful arts），直到1952年修改的《专利法》第一百零一条采用“工序”（process）代替“技艺”（arts），即“任何人发明或发现任何新颖和实用的工序、机器、产品或合成品，或任何上述各项新颖和实用的改进，符合本法规定要件，均可取得专利权。”2012年《美国发明法》对该条款未做任何修改，因而仍是现行法律规定。这就是说，自1793年以来，该条款没有任何实质上的修改。“它告诉我们：国会欲使法定主题‘囊括阳光下由人制造的任何东西’。”换言之，在TRIPS协定生效之前，美国专利立法本身早已提供了包括计算机软件技术在内的发明专利保护。

（二）美国关于计算机软件可专利性的司法实践

1. “戴蒙德诉迪尔案”

尽管从理论上说美国专利立法本身从未排除对计算机软件技术的发明专利保护，然而在实践中，美国是从20世纪80年代起逐步通过其判例法为计算机软件技术发明提供了专利保护。在这之前，美国最高法院先后审理了两起有关计算机程序的案件，即1972年“戈特斯乔克诉本森案”认定“一般数字计算机的程序不可作为‘工序’取得专利权”，1978年“帕克诉弗卢克案”重申“新颖的数学公式本身不可获得专利”。1981年，美国最高法院在提审作为当时美国专利行政诉讼的上诉法院——关税与专利上诉法院（CCPA，1982年被联邦巡回区上诉法院，即CAFC所替代）所审理的“戴蒙德诉迪尔案”中，首次明确作为“整体”的计算机程序可作为“工序”取得专利权。该案涉及橡胶制品生产过程中的压模技术，它可以确保橡胶在一段时间内保持正常状态，矫正其形状。该技术方案运用了著名的阿赫尼乌斯方程（Arrhenius equation）计算需要矫正的参数，并控制橡胶生产机器在不同时间节点上进行不同的操作，从而生产出高质量的橡胶。

CCPA认为本案焦点在于：作为一个整体，权利要求是否从本质上指向计算方法或数学公式，这项权利要求和计算机有没有联系并不重要。CCPA提出一种“两步检测法（a two-step test）”：第一步，判断权利要求是否涉及数学计算；第二步，判断权利要求是否仅仅列举了一项数学公式或计算方法。如果有一个答案是否定的，那么该发明就是一种可取得的专利客体。本案中第一步的答案是肯定的，第二步则应如此分析：“涉案发明乃是运用一种科学真理达致新颖而有用的结果，并且不谋求控制对该真理本身的使用。”第二步的答案是否定的，因此CCPA的结论是：本案所涉软件发明是一种可取得专利客体。需要注意的是，尽管阿赫尼乌斯方程是一个广为人知的数学公式，但是，权利要求部分没有新颖性并不妨碍运用该公式达致特定效果的过程具有新颖性并且进而被授予专利。

美国最高法院以5∶4的微弱多数维持了CCPA的这一判决，并强调：“当某包含数学公式的权利要求是将该公式运用于某结构或工序，而该结构或工序作为整体来考虑，起着专利法旨在保护的功能（比如，将某物品转变为其他形状或东西）时，那么，该权利要求就满足了第一百零一条的要求。”这是近30年来调整有关软件专利的最重要判例法。

2. “州街道银行与信托公司诉签记金融集团公司案”

在美国的专利审查实践中，最高法院以及CCPA和1982年之后的CAFC有关专利法判例对USPTO的专利审查程序具有法律约束力。因此“戴蒙德诉迪尔案”之后，PTO授予的软件专利日益增多。软件专利类案件在20世纪90年代呈现出上升的趋势，司法机关对于软件的可专利性审查采取较为宽松的态度。CAFC于1998年判决的“州街道银行与信托公司诉签记金融集团公司案”就是一个典型。该案涉及一种“中心辐射型金融服务架构的数学处理系统”专利。该案在美国联邦地区法院审理时，地区法院认为该计算机系统专利属于一种“商业方法”（business method），“如果签记公司的发明是可获得专利的，那么任何金融机构要想运作中心辐射型架构的多头基金综合业务，就得寻求签记公司的许可，否则就难以开展此类业务。”但是，CAFC强调美国最高法院在“戴蒙德诉迪尔案”中的解释，即某些数学算法的主题本身只是抽象观念（不可取得专利），如推广至某些实际运用，产生“有用的、具体的和有形的结果”（可取得专利）。因此，该案所涉专利是产生实际运用效果的应用软件程序，属于可获得专利的法定主题。该案判决还援引USPTO于1996年颁布的《有关计算机相关发明审查指南》，其中说明：“本机关人员在适当对待直接涉及从事商务的方法时，困难不小。权利要求不应作为商业方法而范畴化。相反，对这类权利要求应与任何程序请求一视同仁。”CAFC得出结论：“我们同意，确切地说，这一方式使得此类权利要求应受的待遇，无论权利要求是否直接与第一百零一条的主题有关，均不应以这是商业方法而非其他东西为由驳回。”这一判决更加鼓励包括商业方法的各种计算机软件专利申请。

3. “比尔斯基诉卡普斯案”

然而，由于如雨后春笋般的过多软件专利给美国信息产业发展带来了一定的副作用，因此近年来美国司法实践对软件专利保护作了一定的调整。2010年美国最高法院判决的“比尔斯基诉卡普斯案”就是自1982年“戴蒙德诉迪尔案”之后有关软件专利的重要案例之一。

该案涉及一种在货物贸易中套期保值风险的商业方法技术专利申请。在涉案专利的权利要求中，这项方法并不指向机器、制品或物质组合。涉案的技术发明如具有可获得专利性，必须符合美国《专利法》第一百零一条所规定的“工序”。在“戴蒙德诉迪尔案”及以后的案例中，法院已不止一次指出，“基本原则”（fundamental principle）和“智力过程”（mental process）不是工序。因此，该案须判断的是该专利申请是否指向一项基本原则，如是，授予该发明专利，就有可能使专利权人独占该基本原则的所有用途，这是法院一直反对的。在审理该案专利申请人比尔斯基不满USPTO专利上诉与冲突委员会（专利复审委员会）驳回决定而提起的上诉案时，CAFC通过对若干先例，尤其是上述“戴蒙德诉迪尔”和“州街道银行与信托公司诉签记金融集团公司案”的进一步解释，提出了“机械或转化”（machine or transformation）标准，即，该工序必须符合以下条件才具有第一百零一条规定的可专利性：①该工序依赖一种特定的机器或装置，或②该工序可以将一种特定的物件改变成不同的状态或事物。CAFC采用这一标准考量比尔斯基的专利申请，认为：“该申请人权利要求的工序没有将任何物品转换成不同形态或事物。所说的转换或操作只是公共的或私人的法律义务或关系、商业风险或其他此类抽象物，不能满足该检验标准，因为这些都不是物品或物质。申请人的工序顶多是结合此类不符合法律要求的转换……由于也没有满足机械实施的要求，因此该权利要求完全不符合“机械或转换”检验标准，因而也不是具有可专利性的主题。”

美国最高法院于2009年6月1日调审此案，并于翌年6月28日作出最终判决，原则上维持了CAFC判决，认定涉案软件技术发明事实上只是一项数学算法，因而是不可获得专利的。肯尼迪（Kennedy）大法官代表最高法院多数意见，指出：“第一百零一条具体规定了四类可获得专利的发明或发现，即‘工序’、‘机械’、‘产品’和‘合成物’。如‘戴蒙德诉迪尔案’所言‘国会在选择这些广义词时清楚地表明了专利法有着广泛的适用范围’，以保证‘天才应得到鼓励’。本法院的先例提供了三类第一百零一条宽泛原则的例外，即‘自然法则、物理现象和抽象观念’。虽然法律文本没有如此要求，但是这些例外与可获得专利的工序必须是‘新颖和有用的’概念一致。”

但是，肯尼迪大法官也指出：“‘机械或转化’标准并不是第一百零一条项下可获得专利的唯一标准。本法院的先例已确定，虽然该标准也许是有用的和重要的线索或判断工具，但是，这并非认定某一方是否为第一百零一条项下可获得专利的‘工序’之唯一标准。相反，上诉法院违反了‘戴蒙德诉迪尔案’所明确的两项解释法规的原则，即‘不应将专利法解读为立法未表明的限制和条件’，并且，‘除非另有规定，用词应采其通常、当时的和普通的含义’。本法院看不出‘工序’一词的通常、当时的和普通的含义要求与机械或物品转化相结合。”

为了进一步阐明美国最高法院在软件可专利性问题上的立场，肯尼迪大法官对1972年“戈特斯乔克诉本森案”、1978年“帕克诉弗卢克案”和1981年“戴蒙德诉迪尔案”作了如下扼要的解读：

（1）“在本森案中，本法院考虑涉案专利申请将二进制算法转变为纯二进制编码的算法是否为第一百零一条项下的‘工序’。本法院首先解释‘一项原则本身是抽象的真理、始初的原因、动因，但是，这些均不具有可专利性，因为无人可主张其具有独占权。’本法院认为涉案申请不是‘工序’，而是一个抽象的‘观念’。”

（2）“在弗卢克案中，本法院考虑本森案之后的下一个逻辑步骤。本案申请试图取得一项在石化与炼油产业的催化流程中监测各种条件的程序专利。该申请的唯一创新是依赖一个数学公式。弗卢克案裁定该发明不是具有可专利性的‘工序’。本法院承认该案的发明不同于本森案的公式，已经得到了限定以便在石化和炼油产业之外还可以自由地利用。然而，弗卢克案拒绝‘解答后活动的概念，无论其本身是常规的、还是明显的，可以将一个非专利性原理转变为可获得专利的工序’。本法院的结论是涉案工序‘依据第一百零一条是非专利性的，不是因为其包含了一个数学公式作为组成部分，而是因为一旦该公式假定在现有技术范围，该申请作为整体考虑属于不可取得专利的发明。’正如本法院之后在迪尔案中说明的，弗卢克案坚持这一立场，即，禁止给予抽象观念专利‘不能通过将公式的利用限制在特定的技术环境’或增加‘无关紧要的解答后活动’加以规避。”

（3）“最后，在迪尔案中，本法院确定了在本森案、弗卢克案中形成的原则限制。迪尔案中的申请对一项先前未知的用于‘将未熟化的合成橡胶压模成准确形状的熟化橡胶制品’方法，采用了一个数学公式，通过计算机完成其中某些步骤。迪尔案说明在不可能给予抽象观念、自然法则或数学公式专利的同时，‘一项将自然法则或数学公式运用于已知结构或工序的计算机程序也可以获得专利保护。’迪尔案强调需要将发明作为整体加以考虑，而不是‘将权利要求分解成旧的与新的要素，忽视该分析中存在的旧要素’。本法院的结论是由于该权利要求‘不是试图取得一项数学公式的专利，而是压膜橡胶制品的工序’，因而是第一百零一条项下的可专利主题。”

在总结上述有关软件程序相关专利的三个判例法基本原则的基础上，肯尼迪大法官得出结论：“如今，本法院再次反对将抵触专利法文本的限制加到该法上。根据本法院关于抽象观念不具有专利性的先例，拒绝涉案的专利申请。因此，在第一百条（b）款有关术语的定义和本森案、弗卢克案及迪尔案的指导下，本法院没有必要进一步界定在这之外，何谓构成可专利性的‘工序’。并且，本案意见不应被解读为认可CAFC先前在州街道银行案中关于第一百零一条的解释。上诉法院也许认为有必要提出“机械或转化”标准，完全因为其判例法尚不足以成为限制商业方法专利的手段。本法院不同意这种排他性的“机械或转化标准”，但也无意阻止上诉法院发展出其他限制标准以更符合专利法的宗旨，并与法律文本相一致。”也就是说，在判断软件发明的可专利性时，可以采用“机械或转化”测试标准，但不能作为唯一标准，应发展出其他合适的测试。

可见，在美国国会始终不愿意修改《专利法》第一百零一条的情况下（早在1972年本森案中，最高法院已呼吁“国会有必要采取深思熟虑的行动。”），最高法院行使其司法解释权，试图将本森案、弗卢克案和迪尔案解读为一以贯之的判例法，即，尽管美国专利立法原则上允许任何人将其在任何技术领域的发明创造申请专利，但是，抽象观念（与软件专利申请最为密切）、自然法则和自然现象不属于法定可获得专利的主题。因此，如果软件程序相关专利申请的主题，实质上仅是一项公知的数学公式（本森案），或者整体上看只是依赖于一项数学公式，即便其运用具有新颖性（弗卢克案），那么均不可申请专利，PTO应予以驳回。只有将已知数学公式的运用与整个“工序”（最高法院强调是“工业上的工序”［industrial process］）发明创造融为一体，该软件程序才是符合第一百零一条项下可申请专利的法定主题（迪尔案）。根据这样的判例法，最高法院认定比尔斯基的商业方法发明专利申请，实际上也是申请一个抽象观念的专利，因而不符合法定主题，并且，进一步指示CAFA可以运用其司法实践中形成的“机械或转化”（即，申请专利的软件工序依赖一种特定的机器或装置，或者该工序可以将一种特定的物件改变成不同的状态或事物）测试方法，但强调这绝不是唯一的手段，而应在符合《专利法》文本及其原则精神的前提下，寻求任何其他合适的司法手段。

至于前述CAFC判决的涉及商业方法专利的州街道银行案，最高法院明确予以否定。这引起了公众对软件程序相关，但是特定地与商业方法有关的专利申请可否允许的法律问题产生了疑惑。这就是2014年美国最高法院提审“艾丽斯公司诉CLS国际银行案”的缘故。

4. “艾丽斯公司诉CLS国际银行案”

该案同样涉及商业方法的软件专利性。美国最高法院于2014年6月19日作出判决。请求最高法院调审此案的请愿人艾丽斯公司是数项披露减轻“结算风险”（settlement risk）方案的专利受让人。这种风险是指只有协议的金融交易一方将满足其责任。该专利的权利要求是通过一计算机系统作为第三方的中间人，特别地便利金融交易双方责任的交换。涉案专利权利要求为：①一种实现金融责任的交换的方法；②一种被配置为可以实现金融责任交换的计算机系统；和③一种计算机可读的、包含编程代码的、可以实现金融责任交换的媒体。应诉人CLS银行的业务是运行一个便利货币交易的全球网络，提起针对艾丽斯公司的诉讼，诉称这些专利权利要求均是无效的、不能实施的，或没有被侵权。艾丽斯公司提起反诉，指控CLS银行侵犯其专利权。审理此案的美国联邦地区法院依据“比尔斯基诉卡普斯案”判决涉案专利权利要求均无效，因为属于“抽象观念”而不符合《专利法》第一百零一条可获得专利的主题要求。艾丽斯公司不服并上诉。CAFC全体法官审理了该上诉案，并裁决维持一审判决。此案最后由美国最高法院调审，判决维持CAFC的上诉裁决。托马斯（Thomas）大法官代表最高法院全体一致的意见，提出如下理由：

（1）本法院一贯坚持第一百零一条所规定的可获得专利保护的主题，其隐含了一项例外，即“自然法则、自然现象和抽象观念”不属于此类主题。本法院在适用第一百零一条的例外时，必须区别这些人类创造的“基本模块”（Building Bloc），它们本身不能算作专利，只有将它们嵌入一些更为实体、更具创造力的东西，它们才能获得专利性。

（2）在这一框架下，本法院首先要解决的问题是：本案专利是否将这样的一个抽象的想法嵌入了一个具有专利性的实体之中，既要基于每项权利要求单独判断，又要从专利的整体来判断。针对艾丽斯公司的三项权利要求，具体判断如下：

（a）本案专利权利要求没有指向一项可获得专利的概念。根据本法院一以贯之的规则，即“一个观念本身不可获得专利”，在最近的比尔斯基案中，认定对应由价格幅度引起的金融风险的对冲方法不具有可专利性。表面上看，本案专利是被指向了“有中介的清算”（Intermediated Settlement）这个概念，但是，这个“有中介的清算”是早已存在并广为认知的商业领域基本概念。本法院认为，这个“有中介的清算”属于一个抽象的概念，并不属于第一百零一条规定的专利保护范围。

（b）本案专利要求并没有将这个抽象的概念嵌入一个有专利性的发明。本法院在认定该项概念属于抽象的概念之后，在此基础上，又认定其并没有将这个抽象的概念嵌入一个有专利性的发明，而只是用了一般性功能的计算机进行实施，因此专利权人的第二项权利主张是无效的。仅将该概念附加在具有很高的共通性、在本领域已经广为人知的方法的常用步骤上，不足以达到专利法下所要求的“嵌入”。即便将计算机引入这个方法中，也不能改变这一事实。同理，即便专利人在专利说明中明确指出“用计算机来实施它”，或者将这项抽象的概念引入一个特定的技术领域内，也是不能改变其非专利性的。本法院认为，计算机软件并不能作为其具有实际意义的“额外的特征（Additional Feature）”，即便将这个抽象的概念和计算机软件结合起来，也只不过是将有缺陷的两个步骤结合了起来，仍不能满足专利要求。

此处具有代表性的方法专利权利要求只不过是指令一个从业人，将以上所提到的“有中介的清算”的概念，在一个通用功能的计算机上进行实施。如果将这项主张的每个元素分开来看，也就是观察使用计算机来进行操作的每一步骤：建立并保持一个“影子”账户，获取数据，调整数据平衡，并获取自动发送的指令。这些步骤与常用的商业步骤并无差异。在从权利要求的整体来看，计算机并没有做任何比拆分来看的步骤更多的工作。总体来看，这些方法专利权利要求只是引用了“有中介的清算”这个概念，并把它用计算机程序来实现了，它们并没有促进计算机科技或者计算机软件技术的发展，或者其他技术领域的技术发展。因此，本法院认为这些权利要求并不成立。

（c）第三项权利要求无效。该要求并没有引用任何实质性的内容来作为其抽象概念的基础，因此亦不具有可专利性，理由同上，不再赘述。

从艾丽斯案来看，美国关于软件专利保护的司法实践趋向限制软件专利的范围，尽可能减少“垃圾专利”，维护软件专利权人和软件专利行业从业者的利益，有助于该领域的技术发展，符合专利法的基本精神。从法律角度来看，该案继续清楚地界定了美国《专利法》第一百零一条中所谓“抽象观念”的范围，将广为使用的商业方法和商业步骤纳入了其中，这有利于以后相关案件的裁决。在软件专利领域，该案判决具有一定的里程碑意义。该案明确将普通功能、通用的计算机实施的软件操作排除在了可专利性之外。仅仅通过这样的计算机来操作抽象概念或者实现该抽象概念所指向的方法，并不能为该项专利主张添加“额外的特征”，使其具有可专利性。也就是说，法院并不将普通功能、通用的计算机或其操作的软件的实施过程，视为一项专利元素中具有发明性质的元素。这样在一定程度上使得软件专利的范围更加清晰、更加确定了。这样的确定性对于美国软件专利技术以及专利法制有什么影响，还有待时日观察。

在软件专利的审查标准上，美国最高法院鲜有表态，少有的几份判决中对于提出具体的审查标准也是讳莫如深。从判决的字面上来看，最高法院对软件专利的审查标准倾向于提高软件专利的门槛，这表现在它在最近的判决中都认为，如果一个软件只是简单地运用自然法则或数学算法得出一个对生产实践有所帮助的结果，则这个软件尚称不上产生了什么具体而有形的结果；同时，最高法院时刻不忘突出“戴蒙德诉迪尔案”所涉软件程序与橡胶生产实践的组合才是可专利的。也就是说，涉案软件发明必须是不要求独占数学公式或自然法则的全部用途，而只是在具体生产实践中的一个方面或一项具体用途，这样的软件发明才是可专利的。关于具体的审查标准，虽然CAFC提出了“机械或转化”标准，最高法院却不认为这是审查软件专利的唯一标准，但又拒绝提出自己的标准。美国最高法院可能认为软件专利的司法实践仍然不够成熟，因此还没有到完全确立判例法原则的时候。这在USPTO颁布的《专利合法性主题的专利申请审查的中期指南》以及《专利审查指南》中也有所反映。

（三）《2014年专利合法性主题的专利申请审查的中期指南》

2014年12月15日，USPTO公布了《2014年专利合法性主题的专利申请审查的中期指南》（《中期指南》），根据上述美国最高法院艾丽斯案的精神，再次调整USPTO审查计算机软件相关发明申请指南，作为现有《专利审查指南》的补充。根据该《中期指南》，专利审查员首先应决定申请专利的权利要求是否指向《专利法》第一百零一条的四项法定主题（即，工序、机械、产品或合成物）之一。如果符合，审查员则应根据艾丽斯案所阐明的专利合法性主题的“两步分析法”（two-step analysis），即对申请专利权利要求作为整体做最宽泛的解释。“这一分析要求认定一项权利要求是否指向‘自然产物’例外测试与该权利要求是否包括显著超过例外的分析步骤分开。此外，整体分析的使用也应该基于指向司法例外的权利要求而不仅仅是‘涉及’某一例外。”该《中期指南》明确2014年第九版美国《专利审查指南》第2106节已经说明了“两步分析法”，即，（步骤1）权利要求的发明“必须指向四项法定主题之一”，并且（步骤2）“必须整体上不指向包含司法认定例外的主题”，也就是“自然法则、自然现象和抽象观念”。该《中期指南》特地提供了“两步分析法”的图解，如图1.1所示：

图1.1　美国审查计算机软件相关发明主题合法性“两步分析法”

二、欧洲的计算机软件可专利性问题

（一）计算机软件相关专利的条约法规定

欧洲内部有着多元化的专利体系，在计算机软件专利保护方面也呈现出多种状态。《欧洲专利公约》（简称EPC）第五十二条第（一）款规定，任何技术领域的发明都可以被授予专利，只要它是新颖的、具有创造性并且可以被用于工业实际。这与TRIPS协定第二十七条第一款完全一致。

关于不可专利的客体，与美国成文法和判例法较为模糊的态度不同，第五十二条第（二）款明确排除了计算机程序的可专利性，规定，“下列各项尤其不应认为是第一款所称的发明：……c）执行智力行为、进行比赛游戏或经营业务的计划、规则和方法，以及计算机程序。”第（三）款则又对这种排除进行一定的限制，规定“第（二）款规定的只有在欧洲专利申请或欧洲专利涉及该项规定所述的主题或活动的限度内，才排除上述主题或活动取得专利的条件。”完整地说，应该是计算机程序本身不在专利保护的范围内。第五十四条、第五十六条、第五十七条具体解释了新颖性、发明性和工业实用性的标准。

（二）《欧洲专利审查指南》的解读

《欧洲专利审查指南》指出，只有在专利申请涉及的是第五十二条第（二）款所排除的客体本身（as such）时，这一条款才能适用。对于专利审查员而言，只要申请专利的程序发明，作为一个整体而言，含有技术特征（technical character），那么这项发明仍然是可获得专利的，称为“通过计算机执行的发明（computer-implemented invention）”，只是获得专利的不是计算机程序。如果计算机程序在计算机上运行的时候能够产生“进一步的技术效果（further technical effect）”，这种效果超过了一般的物理效果（比如电流的流动）时，则判定它含有技术特征，但这种“效果”并不一定是现有技术所未知的。举例来说，这种效果可以体现为对工业方法的控制、对数据的处理，等等。据此获得的专利不应当包括程序列表，且应当列明使得该程序的运行过程获得专利所必需的“技术特征”。

《欧洲专利审查指南》自面世以来经历数次修改，每一次修改都是为了使之符合最新的欧洲专利局（简称EPO）上诉委员会（Boards of Appeal）决定所反映的原则和法理。因此我们看到的《欧洲专利审查指南》其实就是EPO上诉委员会审理软件专利案件的观点集成。最新修改是2014年版。

（三）EPO审查软件专利的原则

以2000年为界，可以将EPO对软件专利的审查分为两个阶段。在这两个阶段中，EPO的审查标准有明显的不同，以下逐一作介绍。

1. 早期的审查标准（2000年之前）

这一阶段中，欧洲的软件发明专利经历了一个从无到有的过程：软件发明在符合特定要求的情况下，可以被授予专利。在这段时间里，软件发明是否具有可专利性仍然存在一定的争议，但是，上诉委员会通过一系列判例，基本确立了这样一项原则：一项发明并不因为其中含有计算机程序而丧失可专利性，相反，即使这项发明的技术特征是通过程序、软件实现的，作为整体的一项发明也是可以获得专利的。

首先发生重大突破的是1986年的Vicom案。上诉委员会区分了“通过计算机执行的发明”和“计算机程序本身”。前者作为一项发明，其功能可能是通过在计算机上运行某一个软件而产生的，而软件可以归结为一种“数学方法”（mathematical method），那么这整项方法是否为EPC第五十二条排除可专利性的计算机程序，进而是不可专利的呢？答案是否定的。上诉委员会认为，如果一项发明的技术特征不仅体现在硬件中，还体现在运算方法中，而这种技术特征的新颖性又对该领域具有技术贡献，也不能判断这项发明就是要求保护数学方法本身。也就是说，该整项发明并不是数学方法本身，因而是可专利的。

Vicom案的关键在于将EPC第五十二条第（二）款和第（三）款结合起来，将不可专利的发明限缩到这些发明本身，从而巧妙地规避了授予软件专利的最大障碍。因而在为软件发明申请专利时，权利要求书中的措辞变得非常重要。同样一项运用软件达成一定技术效果的发明，如果在其申请专利的权利要求书中仅仅记载了这个软件运用了什么计算方法，达到了什么效果，那么它很可能被认定为是一项要求独占数学方法本身的发明而被拒绝授予专利。相反，如果权利要求书完整地记载了整个操作流程，既有对软件的操作，又有在其他装置上如何运用软件运算结果的步骤，那么授予这整个发明以专利，就不是在保护作为数学算法的计算机软件本身。

这个案件中还有两点值得注意。首先是它要求发明必须具有技术贡献，其次是整个案件的推理背后有一个预设：一项发明的可专利性不能孤立地通过其中某一个步骤来判断（因此不能因为有一个步骤涉及软件操作就排除整个发明的可专利性），而应该将之作为一个整体来判断其是否具有技术特征，进而决定其可专利性。

这两个问题在1987年的Strzel案中又有了详细的论述。该案中，上诉委员会沿用了Vicom案的法理，并进一步指出：一项发明的可专利性应当进行整体判断，而不是将技术特征和非技术特征分开来判断，也就是说技术特征出现在发明的哪个步骤中（包括运行计算机软件这个步骤）并不重要。即使一项发明兼具技术特征与非技术特征，只要它在权利要求书中明确记载了对“技术手段（technical means）”的使用，那么它就不属于EPC第五十二条第（二）款和第（三）款的不可专利发明。为了避免歧义，上诉委员会还澄清了一点：这个决定并不意味着第五十二条第（二）款（c）项对计算机软件可专利性的排除成了一纸具文——有人提出，所有计算机软件在计算机上运行的时候都要借助电和磁，因此都产生技术效果，难道这些软件都是可专利的吗？显然这是不必要的担忧，上诉委员会指出：这类电信号只不过是对信息的复制，因而本质上并不能被认为是技术效果。只有当计算机程序控制计算机运行，从而在技术上改变其功能时，程序和计算机组成的整体才是一项可专利的发明。

1994年Sohei案则将上述法理的适用范围拓展至商业方法（methods for doing business）与系统领域：“若发明藉由软件实施功能特征（functional feature）则不能适用于EPC第五十二第（二）款（c）项的法定不予专利项目，并且因为此案审理的是属于商业方法与系统专利，所以Sohei案对于后续电子商务专利的开放具有指导意义。”但是就如前两个案件一样，上诉委员会总是通过不断创制新的概念来解释过去那些含混不清的概念。之前确立的原则是：申请专利的发明必须具有技术贡献才能被认为是具有技术特征的。在本案中上诉委员会又提出了“技术考虑（technical consideration）”这个概念，认为在涉案发明解决问题的细节中体现出来的技术考虑才能使该发明具有技术特征。

在这个阶段，上诉委员会建构了诸多与“技术”有关的概念，用以规定在什么情况下一项和软件有关的发明是可专利的。虽然它提出了若干判断可专利性的标准，但是，对这些标准及其中的概念的解读却非常困难。这种情况到1998年和1999年两个和IBM有关的案件中达到顶峰。在该案中，上诉委员会提出，为了判断一项发明是否具有技术特征，应当先判断它在运行时是否会产生“进一步的效果（further technical effect）”，即：只要在计算机上运行的时候，一个计算机程序能够超乎程序（软件）与计算机（硬件）的正常交互作用，产生进一步的效果，那么该发明就是可专利的。这种令人费解的情况在2000年发生具有重大意义的PBS案后有所好转。

2. PBS案（2000年之后）与审查标准的明朗化

涉案的发明是一种养老金计算系统，它可以根据雇员数量、年龄等参数计算养老金的发放量。上诉委员会总体上沿用了过去判例中确定的原则，但是，这个案件确立了一个比较明确的判断标准，摒弃了以往过于繁复的概念。

本案中，上诉委员会区分了软件发明的可专利性问题和创造性的判断。其实这就是关于美国软件专利部分所涉及的一个专利法基本问题，即一项发明必须首先成为一个可专利主题，即专利法意义上的发明（符合美国《专利法》第一百零一条和EPC第五十二条第（一）款的规定）。如上所述，一项发明成为可专利主题并不意味着它就可以立即被授予专利，因为它还必须符合专利的其他要求，对EPC而言就是第五十四条、第五十六条、第五十七条规定的“实质三性”要求。

PBS案将软件发明专利的审查区分为两步。第一步审查涉案发明是否为EPC第五十二条第（一）款意义下的“发明”。这个问题的判断标准为涉案发明是否具有技术特征。显然，对经济概念或商业方法的陈述不构成技术特征，而涉案发明正是呈现了一种计算养老金的方法，因而不具备技术特征。但是，这仅从反面列举了不具备技术特征的情形，关于技术特征的具体定义，上诉委员会说：“‘技术’或‘技术特征’的含义并不是完全清楚的……委员会认为，一个概念的意义可能存在争议，但这并不构成不用这个概念作为某项判断标准的理由……将来的判例法可能会澄清这个问题。”因此，PBS案也不能说是完全将审查标准厘清了，“这样看似清楚、实则模糊的认定标准却一直困扰着欧洲的审查实务。”值得注意的是，委员会不再运用技术贡献标准来判断一项发明是否具有技术特征，而这一标准在过去的几个案件中经常出现。

第二步则是判断发明是否具有“实质三性”。对这个问题的判断要根据一个技术领域中一般技术人员的技术水平来判断。涉案发明只是将申请日前已经在该领域存在的现象和步骤组合起来，因此委员会认为其不具有创造性。但是，本案也没有正面提出检测创造性的具体标准，这个问题在2002年Comvik案中进一步得到了解决。

3. 创造性判断和“问题—解答”测试法

Comvik案首次详细阐述了“问题—解答”测试法（the problem-and-solution approach），并用其来判断创造性步骤，即，首先要找出涉案发明所属领域中最近的现有技术，然后建构一个经由发明被解决的技术问题，而这个技术问题必须与现有技术有关，最后根据现有技术判断用于解决问题的技术特征对于专业人士而言是否显而易见。这里所涉及的技术特征必须是通过产生技术效果而对解决问题具有贡献的特征，也就是说，非技术特征对于判断一项发明是否具有创造性没有影响。

本案所涉发明通过SIM Card控制手机上的多个ID，计算出通信资费较低的ID并激活它，“类似俗称的双网手机”。根据以往的标准很容易判断这项发明具有技术特征（控制多个ID的SIM Card），“问题—解答”测试法在本案中的运用堪称典型。首先，最近的现有技术文献出现于1990年，它涉及IC卡的多重应用、通过SIM Card分配多个ID等技术问题，还提及一些非技术问题，例如当时的通信网络操作人员有能力根据不同的ID灵活地进行通信资费管理。因此从这里已经可以看出这份文献很大程度上覆盖了涉案发明的内容，涉案发明的创造性因而也变得十分可疑。当然，上诉委员会还是完整地进行了分析。第二步所建构的技术问题是：如何在多个ID之间实现切换。这样的建构显然回避了涉案发明中那些非技术的成分，而将问题集中在技术领域。由此，第三步的答案也十分明显了，涉案发明只是将过去已经出现的技术要素结合起来，对于一个专业人员而言，这种结合是显而易见的。虽然涉案发明具有技术特征，但却因不具有创造性而不是可专利的主题。

经过PBS案和Comvik案，欧盟对软件专利的审查标准变得比较清晰，EPO审查软件专利的结果也明显趋同。之后案件的审理大多是在PBS案的两步审查标准框架下进行的。

4. 欧盟判例法对软件专利审查标准的初步总结

上诉委员会在2006年的Duns案中回顾了过去判例法中审查软件专利的方法，并初步总结了如下七项原则：

（1）EPC第五十二条第（一）款列出了一项可专利的发明必须具备的四项条件：存在一项专利法意义上的发明；该发明必须满足新颖性、创造性和产业实用性三项要求。

（2）要成为EPC第五十二条第（一）款意义上发明的一个必要前提是必须具有技术特征。

（3）如果某项发明含有EPC第五十二条第（二）款所列的排除可专利性的内容，只要整项发明具有技术特征，则该发明不在该条款排除之列，因为该条款排除的是这些内容“本身”。

（4）前述四项条件，即发明、新颖性、创造性和产业实用性，本质上是互相独立的可专利性判断标准；尤其是新颖性要求不属于第五十二条第（一）款所称的发明的构成要件。

（5）为了审查一项发明的可专利性，解释其权利要求时应当明确其技术特征，也就是对该发明的技术性有所贡献的特征。

（6）专利的权利要求中可以同时包含技术特征与非技术特征，即使非技术特征是专利客体的主导部分，但是对新颖性和创造性的审查，只能根据权利要求中明确记载的技术特征来判断，非技术特征在这个步骤中应该被忽略，因为它无法提供任何相对于现有技术而言的技术贡献。

（7）关于“问题—解答”测试法，其中所涉及的“问题”必须是一个技术问题，而且该问题可能会在专利优先权中被提出，并且要求一个技术人员来解决；对这个技术问题的解决可能是出于某种非技术领域的目的，这个目的可能和相对于现有技术而言的技术贡献无关。

上述七条原则的重点在于区分软件专利审查的两个步骤：即，PBS案中提出的，第一步判断涉案发明是否为EPC第五十二条第（一）款意义下的发明；第二步判断发明是否具有专利的“三性”，此外，它又着重解释了第二步所运用的判断方法——“问题—解答”测试法，并重申了Vicom案以来的整体审查方法。

5. EPO扩大上诉委员会关于计算机软件可专利性的意见

2010年5月由七人组成的EPO扩大上诉委员会（EBA，EPO最高上诉机构，负责对法律的统一解释）就EPO局长要求复审该上诉委员会关于软件可专利性的不同裁决，提出了意见。该意见结合解答如下四个问题，重申或澄清了以往其一系列判例法的原则：

（1）如果权利要求明确是一项计算机程序，是否可以因程序本身而被排除？该意见明确“判例法的目前立场是：在计算机程序领域的一项权利要求可以避免依据EPC第五十二条第（二）款（c）项和第（三）款的排除，只要明确提到利用了计算机或计算机可读存储媒介。但是，这一立场的全面阐明，应注意到同样自上诉委员会对1998年IBM案裁决以来的判例法是很清楚的，即，如果一项X程序权利要求落入EPC第五十二条第（二）款和第（三）款的排除范围，该权利要求说明只是‘在计算机可读存储媒介上的X程序’或‘根据X程序运行一计算机的方法’仍因缺少EPC第五十二条第（一）款和第五十六条项下的创造性步骤而不具有专利性。EPC的条款适用不同而已。EPO扩大委员会认识到以缺少创造性步骤而不是EPC第五十二条第（二）款项下的排除予以拒绝，对许多人而言是讨厌的，然而，这是与IBM案以来判例法一致的做法。”

（2）在计算机程序领域的一项权利要求，只要明确提到利用了计算机或计算机可读存储媒介，可否避免依据EPC第五十二条第（二）款（c）项和第（三）款的排除？如果回答是否定，是否必须要求进一步的技术效果以避免排除性，这一效果是否应超过利用计算机或数据存储媒介内在的效果以分别执行或储存计算机程序？该意见强调：“正确的解释是存在一计算机程序与相应的计算机执行方法之区别，同时，似乎认为由于上诉委员会错误地采用了‘程序’术语而导致其判例法存在分歧。EPO局长的要求提及上诉委员会两个裁决持相同观点，即计算机程序的权利要求具有计算机执行方法权利要求的同样范围，即便该要求中关于程序与方法相同的观点并不令人信服，还是有必要考虑上诉委员会是否实际上在这些裁决中采用的‘计算机程序’指的是方法。”在逐一澄清了这些裁决中用语之后，该意见明确：“判例法不存在分歧。”

（3）一项权利要求的特征是否必须引起现实世界中一物理实体的技术效果以便对该权利要求的技术特点有所贡献？如果回答是肯定的，那么该实体为不特定的计算机。是否充分？如回答是否定的，那么假如是否唯有贡献的效果独立于可以利用的任何硬件，该特征才会对该权利要求的技术特点有所贡献？该意见指出：“上诉委员会的判例法作为整体在考虑权利要求的所有特征方面是一以贯之的。委员会总是避免涉及权衡诸特征或决定哪些特征为该发明的‘实质’这样的路径。确实，在2002年Comvik案采取的路径系决定是否存在一项创造性步骤也许涉及忽略某些特征，但是，该方法始于考虑所有特征以决定权利要求的主题是否具有技术特点。只有作出这一决定之后，委员会才转向哪些权利要求特征贡献于该技术特点的问题，进而应考虑究竟是否存在创造性步骤之实质。事实上，这是一项早已确定的原则，即，孤立的特征将属于EPC第五十二条第（二）款下被排除可专利的事项，然而也可能有助于权利要求发明的技术特点，因而在考虑创造性步骤时不应决然排除，上诉委员会于1986年最初作出的Vicom案裁决已确定了这一原则。”

（4）将计算机程序化的活动是否必须包含技术考虑？如回答是肯定的，该程序化导致的所有特征是否都对权利要求的技术特点有所贡献？如回答是否定的，那么由该程序化产生的这些特征是否只有在该程序执行时对进一步的技术效果有所贡献，才能说对权利要求的技术特点有所贡献？该意见首先澄清：“计算机程序化的活动”是指“与产生包括计算机程序步骤有关的智力活动，而非仅仅将程序置入计算机的物理活动”。然后，针对EPO局长要求提及的若干上诉委员会裁决，该意见指出：这些裁决的“立场之间没有矛盾，因为通过考虑诸如自行车此类无争议领域的同样案件，可以看到这一点。设计一辆自行车显然包含技术考虑（这也可能包含美观等非技术考虑），但是，这至少是一个起初在设计人头脑里发生的程序，即，这是一个精神行动，并在这一程度上是一个被排除专利性的精神行动”。最后，该意见回顾了EPC的起草史，认为：“显然，EPC的起草者持否定观点，即，考虑抽象的算法公式不属于技术领域。在1998年IBM案中，上诉委员会集中考虑执行计算机算法的效果，提示这总是存在技术效果的，这使得上诉委员会坚信EPC起草者的立场是要求‘进一步’的技术效果。只有在计算机程序运行时产生了进一步的技术效果，该程序才被认为具有技术特征。同样清楚的是这一基本的事实：即，在该程序必须解读为机械可以执行的意义上，每一项计算机程序的表述均要求技术考虑，但是，这不足以保证该程序具有技术特点，或构成‘技术手段’。以此推理，只有书写的程序要求‘进一步技术考虑’才是唯一的保证。”

综上所述，EPO上诉委员会或扩大上诉委员会对软件程序相关专利的基本立场是依据EPC第五十二条第（二）款和第（三）款，区分“计算机程序”（不具有可专利性）和“通过计算机执行的程序”（如具有明确的“进一步技术考虑”，作为整体对权利要求的技术特征有所贡献，并产生技术效果，则具有可专利性）。即便具有可专利性的主题也可能因缺少EPC第五十二条第（一）款和第五十六条项下的创造性步骤而不具有专利性。

三、美国与欧盟软件专利审查的比较

对比欧盟和美国的软件可专利性审查标准，可以发现两者的判断步骤基本相同，都是先判断一项发明是否是专利法意义下的“发明”，即可专利的主题或客体，如果答案为肯定的，那么再判断这项发明是不是具有专利的“实质三性”。虽然它们对于“实质三性”的具体措辞有所不同，但是在含义上的差别并不大。

然而，美国法院更偏重对第一步的审查。上面分析的几个判例不论是否最终授予涉案发明以专利权，涉案发明的“实质三性”很少受到质疑，反倒是很多情况下涉案发明直接被认定不能通过第一步的审查，因而不是可专利的主题。其中，起决定性作用的考虑因素就是涉案发明是否对生产实践产生实际应用的效果，而不是仅仅产生一个有用的运算结果。

相比之下，EPO的审查方式则是均衡地考虑两个步骤，既要通过对技术特征的判断，决定涉案发明是否是一个可专利客体，又要通过“问题—解答”测试法判断涉案发明是否具有专利的“实质三性”，涉案发明的“实质三性”也经常受到质疑。在第一个步骤上，EPO并不列举什么才是“技术特征”，而只是泛泛地规定涉案发明在运行时必须产生“进一步的技术效果”，而且从实际判例来看，这种“技术效果”不像美国那样，要求涉案发明和生产实践有那么紧密的联系。这是双方在审查软件可专利性时的最大不同。

（一）美国计算机程序专利主题的审查标准

美国软件可专利主题标准的演变大体上是技术性标准到实用性标准，再回归到技术性标准；其中技术性标准的判断方法也并不是一直稳定不变的，而是处于不断演变更替的状态。其实这种演变更替是与美国软件业的发展有着密切联系，都是服务于美国软件业发展的。

最初，美国最高法院在面对有关计算机程序专利案件时采用的是“数学算法理论”，将解决特定数学问题的程序视为数学算法，从而成为美国专利法上的法定排除对象。在1972年美国最高法院对计算机软件作出的第一个判例“戈特斯乔克诉本森案”以及6年后的“帕克诉弗卢克案”就是持这一观点，认为计算机软件所运用的算法同数学公式等同，属于抽象观念，不属于可授予专利的法定主题。本森案确立了物质状态转化标准后，其后相继出现了两步检测法、新颖点规则、整体论等都赋予了技术性标准新的内涵。

美国CAFC在审理“阿拉帕特案”的过程中提出，专利局在可专利性审查中应摒弃过去的标准，并进一步提出针对计算机程序可专利性审查的新标准，要求结合权利要求和专利说明书来了解发明的实质及实际应用价值，不论该程序是否兼容于所有用途的计算机，关键看程序的功能是否限定在该发明所属技术领域的实际应用，也就是对所提交申请技术方案的实用性作综合考察，从而判断该申请是否为美国《专利法》第一百零一条所规定之专利保护客体。由于实用性审查标准在审查实务中具有很强的可操作性，因此这一标准很快得以推广，并被纳入美国1996年颁布的《与计算机有关发明的审查指南》。到了“州街道银行案”，美国法院已经很明确地认定实用性标准在审查涉及计算机程序发明专利申请的可专利性上具有重要指导意义。这就完成了技术性标准向实用性标准的转变。之后，美国对计算机程序可专利性审查的标准达到了前所未有的宽松，一直到2008年CAFC对“比尔斯基案”的审理，才有所转变。

在2008年的“比尔斯基案”中，CAFC通过对于法定可专利性主题的解释，使用了“机械或转化”标准，重新表明了对于商业方法专利的态度，即，可专利的商业方法必须满足下列条件之一：①要与特定的机器或设备相关，或②将特定的物转换为另一个不同的情形或物。但是，美国最高法院于2010年审理该案时，认为该标准不是唯一的，应在司法实践中发展得更加灵活、多样的测试标准。在2014年“艾丽斯案”中，美国最高法院进一步肯定了“两步分析法”。USPTO据此修订了计算机软件相关专利审查指南，采纳了这一审查标准。

（二）欧洲涉及计算机程序的发明的专利审查标准

1977年1月24日生效的《欧洲专利公约》第五十二条第（二）款将计算机程序本身排除在可专利范围之外，明确计算机程序仅是逻辑算法和指令的集合，即使固化于某些计算机可读介质也不是专利保护的客体，不能获得专利保护。

直到1985年EPO修改审查指南，才逐步将软件视为可专利主题，并且通过一系列判例和立法扩大软件可专利主题范围，明确规定计算机程序本身及作为载体上的记录不具可专利性，而不论其中之内容为何。但是，如果专利申请的主题从技术上对现有技术做了贡献，则不能因为它使用了“程序”而排除其专利性，审查员必须在将权利要求的主题看作一个整体的同时，判断它究竟对现有技术做了什么贡献。

2014年版《欧洲专利审查指南》G部分3.6关于“计算机程序”（Programs for computers）规定：“涉及计算机程序的发明可以‘计算机执行发明’的不同形式得到保护，‘计算机执行发明’的表述旨在覆盖涉及计算机、计算机网络或其他可程序装置，其中可初步判定权利要求的一个或多个发明特征是通过某一或多个程序实现的。这类指向计算机执行发明的权利要求可以采取运行该装置的方法形式，该装置建立执行该方法，或依据1998年IBM案，计算机本身以及物理介质执行该程序，即，计算机程序产生权利要求，例如‘数据携带器’、‘储存介质’、‘计算机可读介质’或‘信号’。”

无论EPO对软件可专利主题的审查如何规定或解释，一个基本的原则没有变，就是软件可专利主题的技术性标准。其中发生变化的仅仅是赋予技术性标准的不同含义，不同的解释是试图控制好软件可专利主题的范围，使其既不至于延及基础研究领域，也不至于丧失对具有技术性的软件专利保护。

（三）欧美国家软件专利审查标准演变的启发

欧美国家的可专利主题的判断标准一直处于不稳定的状态，仍在更替演变中，但是，无论怎样演变，其根本出发点都是为了适应软件行业的发展，更好地平衡软件可专利主题的扩张与限制，使其维持在一个合理的范围之内。在判例的形成过程中，美国也相应地制定了一些成文规则，合理控制标准，以便更有效地指引审查员、法官、专利申请人以及专利代理人等的实践行为。随着中国软件产业的不断崛起，我国专利立法的有些规定与行业的发展水平不相适应，而逐步制约了中国自主软件产业的发展。在创意产业蓬勃发展的今天，我国应该向那些软件业发达的国家学习，进一步扩大对计算机软件的保护力度。通过研究、借鉴欧美等发达国家的可专利主题的判断标准，制定出符合我国软件业发展现状的可专利主题判断标准，并且要不断地调整使其与我国软件业的成熟度相适应。同时，制定的软件可专利主题的判断标准必须既能激励软件专利发明者，又能够使公众获得利益，在知识产权人的私权利和社会公众利益之间寻求恰当的平衡点。