司法实践中软件专利功能性限定权利要求纠纷是如何解决的？

我国司法实践中软件专利功能性限定权利要求纠纷是如何解决的？

一、我国软件专利功能性限定权利要求的侵权纠纷解决实践

随着我国软件行业的蓬勃发展，软件专利侵权纠纷必将逐渐增加。其中有许多比较有代表性的案件，但是，涉及软件专利功能性限定权利要求的案件比较少，而“诺基亚诉华勤案”是一起涉及计算机程序发明专利功能性限定权利要求的侵权纠纷典型案例，其中的装置权利要求采用类似于“功能模块构架”撰写形式。

（一）“曲声波诉新世界（中国）科技传媒有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案”

如前所述，2010年上海市高级人民法院判决的该案也许是我国法院适用2009年《专利司法解释》第四条，最早判决关于产品专利功能性限定权利要求的一起纠纷案件。尽管该涉案专利是实用新型，技术方案相对简单，但是法院的判决理由与后来的“诺基亚诉华勤案”驳回诺基亚诉求的理由一致，因而值得首先略作分析。

涉案专利权利要求1记载的一项技术特征为“到站预报电子显示屏”，描述了该特征所要实现的“到站预报”功能，但是，权利要求中未记载实现该功能的具体技术手段，故该“到站预报电子显示屏”是一项功能性特征。法院根据2009年《专利司法解释》第四条，认定由于在涉案专利说明书中没有描述实现该功能的相应具体实施方式，因此直接根据涉案专利权利要求1中“到站预报电子显示屏”功能特征本身的记载确定该功能特征的内容，该功能特征的内容就会解释为覆盖能够实现相应功能的所有具体实施方法，从而超出涉案专利权保护范围。从这一点看，该涉案专利说明书是有瑕疵的，从而导致其权利范围的不确定性。为此，上海市高级人民法院判定：“由于涉案专利权利要求1的保护范围不能确定，故无论被控侵权站亭的技术方案如何，上诉人曲声波的侵权指控均不能成立。”这一判决的措词与该法院对“诺基亚诉华勤案”的判决相同。该案没有引起人们的特别关注，也鲜见国家局及专利复审委员会的专家们对此案的评论。其原因可能在于实用新型专利仅限于产品，虽与《专利审查指南》关于功能性限定权利要求的解释规则有直接关系，但是，未触及软件发明专利功能性限定权利要求的语境下，往往通过功能模块集合组成的“虚拟装置”权利要求来表达这一关键。

（二）“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权利纠纷案”

在此案稍后，2011年由江苏省高级人民法院终审的该案涉及对涉案专利权利要求是否为功能性限定的识别问题。该涉案专利产品是一个“同轴连接器”的机械装置，自然与目前人们关注的软件专利功能性限定权利要求所涉“虚拟装置”无关。但该案判决对2009年《专利司法解释》第四条作了较详细的阐述，虽仅限于机械产品发明专利，但因与下文分析“诺基亚诉华勤案”所适用司法解释有关，故仍有必要略加评述。

第一，该案判决阐述了关于功能性技术特征的涵义：“对于要求保护产品的技术方案而言，一般应在权利要求中用结构等特征来限定，即在权利要求中限定该产品或装置的各个部件的具体结构、形状、构造等机械构成，以及各部件之间的连接关系、位置关系、配合关系等相互关系。当这类权利要求中的某一类技术特征未采用前述方式限定，而是采用所属技术领域非公知的技术术语命名，且对所属领域技术人员而言仅表述该特征的整体技术方案中所起的作用、功能或最终达到的效果，而且在说明书中也未以穷尽限定的方式明确或隐含地将该特征限定于某种或几种具体结构，则上述技术特征构成功能性技术特征。”这是对涉案专利权利要求是否为功能性限定的识别原则。相比之下，北京市高级人民法院2013年《专利侵权判定指南》的识别原则比较简明，且不限于产品发明：“功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。”也有资深知识产权法官建议更加简洁的识别性定义：“功能性技术特征是指权利要求中仅以功能或者效果来描述的技术特征。”

第二，该案判决阐述了关于功能性技术特征的解释：“在确定功能性技术特征的内容时，应根据专利说明书和附图中已记载的技术内容以及权利要求中关于该技术特征的功能或效果的描述，来确定说明书中每一个具体实施方式中记载的实现所述功能或效果的必需技术特征，亦即排除对于实现所述功能或效果无直接、必然联系的特征，并将之整体作为功能性技术特征的内容。当说明书中记载有多个具体实施方式的，应将每一个具体实施方式所确定的必需技术特征，分别、并列地作为权利要求中该功能性技术特征的内容，即，功能性技术特征的内容，应当是与说明书所记载的具体实施方式的数目相应的、由实现该功能或效果的必需技术特征组成、并列的多个具体结构。”对照《专利审查指南2010》宽泛的解释规则：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”显然，法院主张具体的解释规则。应留意，与上述判决关于功能性技术特征的识别原则限于机械产品发明有所不同，这一解释原则带有一般性。

再次，该案判决提出了关于功能性技术特征的侵权判断三步骤：“首先，应确定被控侵权产品是否能实现涉案专利权利要求中所表述的功能或效果；其次，确定被控侵权产品中实现相同功能或效果的具体实施方式；最后，比较被控侵权产品实现该功能的方式，是否与专利权利要求中经确定的功能性技术特征的内容相同或等同。”这同样限于产品发明专利。其关键在于第二步认定具体实施方式。按照2009年《专利司法解释》第四条，如果涉案专利功能性限定权利要求及说明书没有披露具体实施方式，那么就无法认定被控侵权物的具体实施方式是否落入涉案专利权利要求的文字范围或构成等同。

该判决实际上从“识别”、“解释”和“侵权认定”三个方面，具体阐述了2009年《专利司法解释》第四条的规范内容，大致反映了目前我国相关司法实践的基本立场。

（三）“诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权利纠纷案”

2010年底，诺基亚公司向上海市第一中级人民法院起诉上海华勤通讯技术有限公司侵犯其“选择数据传送方法”发明专利（专利号：ZL200480001590.4），要求赔偿人民币2 000万元。2011年3月，华勤公司质疑涉案专利的有效性，向专利复审委员会对涉案专利提起无效宣告请求。2012年5月，该专利被宣告部分无效，权利要求2、4、7、9有效。2013年6月，上海市第一中级人民法院对该案做出一审判决，法院认为原告专利权利要求7的保护范围不能确定，无需亦无法确定被告是否实施了原告专利，自不应判定被告构成侵权。据此，一审判决驳回了原告诺基亚公司的全部诉讼请求。诺基亚公司对一审判决不服，向上海市高级人民法院上诉。在该案上诉审理期间，涉案专利的权利要求经国家知识产权局专利复审委员会于2013年11月8再次复审宣告全部无效，2014年2月，上海市高级人民法院根据诺基亚公司提起上诉时涉案专利部分权利要求有效的事实，根据《专利法》以及2009年《专利司法解释》，做出终审判决。一审判决和终审判决均认定，该权利要求的技术特征属于使用功能性词语限定的技术特征，而根据该专利说明书和附图的描述不能确定该装置权利要求的保护范围，故判决上海华勤的产品不构成侵权。法院仍然以不能确定专利权利要求7的保护范围为由，驳回了诺基亚公司的上诉，维持原判。上海法院在包括该案在内的典型案例编纂出版物中再次强调：该案关键在于“权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围，如果在说明书中缺少对权利要求中的功能性特征的具体实施方式的描述，则该权利要求的保护范围不能确定，被控侵权的技术方案无论技术特征如何，均不构成侵权。”显然，该案判决的法理与前述“曲声波诉新世界（中国）科技传媒有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案”一致。

“诺基亚诉华勤案”因其涉案特殊性，对软件专利功能性限定权利要求保护范围的确定具有重要意义，已被最高人民法院再审。此案后续结果还要等最高人民法院的审理结果。但是，就目前看来，“诺基亚诉华勤案”有许多值得深入探讨的问题。

由于涉及软件专利功能性限定权利要求的侵权纠纷案件还不多，典型案例更少，故“诺基亚诉华勤案”因其当事方在产业界的地位及涉案软件专利权利要求的特殊性，从起诉阶段起就一直受到产业界、专利实务界和学术界的高度关注。一审判决公布后，国家知识产权局的专家们就撰文，称该案在“我国软件专利司法保护领域有重大影响力”，并认为司法机关对软件专利的撰写提出了比授权标准更高的要求；经过实质审查和无效程序确认符合专利法和审查指南规定的专利权，却被法院认定不能确定保护范围，无需进行侵权比对，直接认定侵权不成立，这相当于变相架空甚至剥夺了该项财产权利。

二、“诺基亚诉华勤案”分析

据了解，上海法院在审理该案过程中着重解决审理软件专利功能性限定权利要求相关侵权案件中，两个最关键且仍待进一步明确的问题，即，有关软件功能性限定权利要求的认定和有关软件功能性限定装置权利要求保护范围的确定。

（一）软件专利功能性限定权利要求的认定

如上所述，我国法律并没有对功能性限定权利要求作出定义。一般说来，一项权利要求应由反映该产品结构或组成的技术特征组成，一项方法权利要求应由实施该方法的具体步骤或操作方式的技术特征组成；如果在一项权利要求中不是采用结构特征或操作步骤特征来定义发明，而是采用零部件或步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来定义，则将该特征称为功能性特征。“功能性限定权利要求”是指部分地采用了专利所要实现的功能或效果而不是其具体结构或操作步骤来定义技术特征的权利要求，即，包含了功能性技术特征的权利要求。人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定权利要求是否包含了功能性技术特征。

在“诺基亚诉华勤案”一审中，原告诺基亚公司主张依据权利要求7确定保护范围。诺基亚公司否认权利要求7是功能性限定权利要求，因为实现权利要求7中的技术特征所述的技术手段已在说明书中充分公开，故其虽然涉及功能性词语，但并不是功能性特征，因而权利要求7不是功能性限定权利要求。

被告华勤公司则认为，由权利要求7的表述可见，其为产品权项，保护主体为终端设备，且采用了功能性限定特征表述终端设备具备的多种功能，因此属于功能性限定权利要求。

一审法院认为，权利要求7要求保护的是一种能够实现或执行权利要求1及2所述方法的装置。权利要求7的撰写方法是在方法步骤特征前附加“被配置为”进行限定，在文义上应该将“被配置为”理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，据此，权利要求7是以功能和效果来表述技术特征的，故为功能性限定权利要求。

诺基亚公司在上诉中认为，一审判决关于涉案专利权利要求7属于功能性技术特征的认定是错误的，权利要求7的内容不应当被认定为功能性技术特征，因为本领域普通技术人员能够明了每一个“被配置为”的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的。

华勤公司答辩称，从采取的撰写方式和文义表达来看，涉案专利权利要求7属于功能性技术特征。这与我国《审查指南》中涉及计算机程序的产品发明专利申请和审查实务中对功能性限定特征的认定不同。现行2010年版《审查指南》中对于采用“功能模块构架”撰写的涉及计算机程序的产品权利要求，并不要求申请人在说明书及其附图中给出该计算机程序如何被配置的具体实施方式包括硬件部分，且《审查指南》对于功能性限定的表述是“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。那么上海法院依据什么来审判呢？这就涉及前文提到的《专利审查指南》与最高人民法院2009年《专利司法解释》的规定不同导致在实务中产生了不协调。上海法院判决依据主要是《专利法》第五十九条第一款和2009年《专利司法解释》第四条规定“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。

终审判决首先对“功能性技术特征”下了定义，认为是指对于产品的结构、部件、组分或其之间的关系或者方法的步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的作用、功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图可以直接、明确地确定技术内容的技术特征除外。接着终审判决分析了权利要求7的撰写方式，是在每一个步骤特征前附加“被配置为”来表示其所限定的技术特征，“被配置为”在文义上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，因此涉案专利权利要求7的技术特征均属于使用功能性词语限定的技术特征。对于权利要求中使用了功能性词语限定的技术特征，需要进一步分析本领域普通技术人员按照通常理解，能否明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的。本案中，诺基亚公司主张权利要求7中限定的“消息编辑器”是其与现有技术的主要区别所在，诺基亚公司也认为，至少对于“消息编辑器”的理解，其与本领域普通技术人员的通常理解并不一致，也不存在能够实现该技术特征所体现的功能或效果的惯常技术手段。综上所述，权利要求7的技术特征仅表述了该特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此，涉案专利权利要求7包含了功能性技术特征，是功能性限定权利要求。

由上可知，一审和终审判决都认为涉案专利权利要求7包含了功能性技术特征，因而是功能性限定权利要求。但是，两者的判决依据却有所不同。一审判决依据仅仅是权利要求7在撰写方式上采用了“被配置为”一词来限定技术特征，该词应理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，因此权利要求7包含了功能性技术特征。终审判决对于功能性技术特征的判断，除了看权利要求在撰写上是否采用了“被配置为”等表示功能性的词语来限定，还要进一步分析本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图能否确定技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的，如果按照通常理解能够确定，那么即使权利要求采用了功能性词语限定，也不是功能性技术特征。

（二）软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的确定

《专利审查指南（2010）》第二部分第九章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”第5.2节规定：“涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置。”对于不涉及硬件改进的、仅涉及计算机程序改进的软件专利，该指南第5.2节还规定：“对于涉及计算机程序的发明专利申请，可以全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求。”这就是通常指的“装置权利要求”。“诺基亚诉华勤案”所涉专利是“选择数据传送方法”发明专利，具体体现在手机上是一个“消息编辑器”装置，能够自动选择数据传送方法。根据对权利要求和说明书的分析可知，该装置是通过软件的创新而非硬件的改进来实现功能的，因而是一种软件专利。在该专利有效的权利要求中，权利要求2是一种方法权利要求，而权利要求7是一种装置权利要求，因为权利要求7的撰写方式为在权利要求2中的每一个方法步骤前一一对应并加上“所述终端设备被配置为”。

在该案一审中，诺基亚公司认为权利要求7确定的保护范围包括：凡是属于权利要求7所述的移动站，并且可以采用一个消息编辑器来接受用户的消息输入，并检查用户所输入的消息中包含的特性信息，选择适当的数据传送方法，然后根据所选择的数据传送方法将消息传送到相关的数据传送应用程序，再根据该数据传送应用程序所使用的数据传送协议将消息发送给电信网络的移动通讯设备，都属于落入权利要求7保护范围的产品。诺基亚公司强调认为，权利要求7中的技术特征的相关实施方式在涉案专利说明书中已有非常充分的描述，而且专利说明书多次提及，实现发明目的是可以采用独立的硬件结构例如一个具有特点功能的独立芯片，也可以采用软件，也可以采用软件和硬件的结合，上述方式的任何一种都会改变手机产品的结构，究竟采用什么样的方式实现，本领域的技术人员自然会根据公知技术选择“性价比”最好的方式去实现。

华勤公司则认为，涉案专利的说明书中仅介绍了实现方案的流程、信令等，并未提供任何能实现上述功能性限定特征的产品结构方式。因此，基于涉案专利说明书不能确定涉案专利权利要求7中功能性限定的结构特征保护范围。

一审判决认为，以“被配置为”的开头撰写的权利要求，应当要求原告进一步说明“被配置为”的具体实施方式，以明确原告除了在方法上对现有技术做出了贡献之外，在装置上相对于现有装置的技术贡献何在，否则就是对一种纯功能限定的装置予以了保护。法院根据2009年《专利司法解释》第四条规定，查明涉案专利的说明书和附图，说明书和附图多数涉及的是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述，法院并没有在说明书中发现关于权利要求7要求保护的装置本身如何“被配置为”的具体实施方式，因此，原告专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定。一审法院还认为原告主张的权利范围实际上认为只要具备其所述某种功能的手机，均落入其保护范围，这与最高人民法院关于功能性特征保护范围如何确定的规定是相违背的；原告认为权利要求7中的技术特征的相关实施方式在涉案专利说明书中已有非常充分的描述，而且专利说明书多次提及，这与法院查明的事实不相符。

该案终审判决认为，上诉人诺基亚公司在上诉中认为一审判决中关于涉案专利权利要求7的保护范围不能确定的认定是错误的，根据涉案专利说明书的描述，本领域普通技术人员可以清楚地知道，要实现权利要求7描述的“被配置为”的步骤，可以通过软件、硬件或软硬件结合的方式来实施，因此，权利要求7的保护范围是可以确定的。上诉人诺基亚公司认为原审法院是未从本领域普通技术人员的角度来理解权利要求及说明书的内容，才得出涉案专利权利要求7的保护范围结合说明书仍然不能确定的错误结论。

被上诉人华勤公司答辩称，权利要求7是产品权利要求，是一个“消息编辑器”，诺基亚公司把“消息编辑器”作为一个硬件来看待，但没有描述“消息编辑器”具体是什么，专利说明书和附图没有公开“消息编辑器”的具体实施方式，诺基亚公司没有说清楚其描述的终端与现有终端在硬件上的区别为何，故本案无法确定涉案专利权利要求7的保护范围。

终审判决肯定了一审判决，认为权利要求7要求保护的是实施权利要求2中记载的方法的装置，涉案专利说明书中披露的具体实施例均是针对方法步骤所做的具体描述，并简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台或者应用于消息编辑器，并说明可以通过软件、硬件或者软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段；但是说明书及附图并没有关于如何将上述方法步骤应用于终端设备或消息编辑器的具体实施方式的描述，也就是说，说明书和附图没有记载终端设备、消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式，故不能确定权利要求7的保护范围。

归纳一审和终审判决可知，如果权利要求7被认定是功能性限定权利要求，那么就要结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。权利要求7实质上是一种产品权利要求（也称“装置权利要求”），要求保护的是实施“选择数据传送方法”的方法的装置，这种装置是一种“消息编辑器”。上海法院认为，权利要求7的保护范围之所以不能确定，是因为人民法院即使结合说明书和附图也无法明确“消息编辑器”“被配置为”实现“选择数据传送方法”的具体实施方式，也就是说，其说明书和附图仅是对方法的具体描述，并没有对方法是如何应用于装置，进而通过装置来实现的具体实施方式进行描述。由此可见，人民法院认为只有当专利说明书和附图对实现某个方法的装置本身是如何“被配置为”的步骤的具体实施方式有明确描述时，对于该装置的功能性限定权利要求的保护范围才能确定。这是该案的法理关键所在。

此外，终审判决并没有结合本领域普通技术人员在阅读了说明书和附图后对权利要求的理解来判断权利要求的内容是否确定，而是由法院在阅读说明书和附图后对说明书是否记载了消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式进行查明。这一做法受到了国家知识产权局专家们的质疑。他们认为这种判断标准显然比专利授权标准更高，因为人民法院要求说明书和附图要对装置本身如何“被配置为”的具体实施方式进行说明，而《专利审查指南》对于软件专利申请，只要求说明书写明软件实施的步骤和流程即可，并不要求说明书对实施软件的装置进行任何记载和说明，专利授权程序也是按照这一要求实施的。然而，终审判决对此其实已有所提示，即，含功能性限定权利要求的软件专利申请、授权和无效宣告等程序，依据《专利法》和《专利审查指南》有关规定；人民法院审理解决“诺基亚诉华勤案”此类软件专利涉及功能性限定权利要求纠纷案件，依据《专利法》及司法解释。

应特别留意，终审判决最后明确指出：“专利复审委在无效宣告请求审查决定中是对涉案专利的有效性进行审查，而一审法院并未对涉案专利的有效性进行评判。一审法院根据《专利法》以及《专利司法解释》的相关规定对涉案权利要求7的保护范围进行解释和认定，并无不当。”在我国现行专利立法和行政、司法执法的体制下，“诺基亚诉华勤案”不仅涉及《专利审查指南2010》与2009年《专利司法解释》关于功能性限定权利要求，尤其在适用于软件专利的情况下解释规则之不同，而且进一步触及长期以来我国法院不能评判专利有效性的深层次问题。

可以预见，在最近的未来，我国不可能像美国那样由司法最终裁判专利的有效性，因此从现实可操作的角度看，如何协调“诺基亚诉华勤案”反映的两个亟待解决的问题：即，在功能性限定权利要求的认定中需要考虑哪些因素？司法机关如何确定功能性限定装置权利要求的保护范围？实为当务之急。由于我国目前有关功能性限定权利要求的解释规则很大程度上参考了美国的专利制度，因此以下第四节将重点考察美国对于这两个问题的立法和司法实践，以期对我国有关软件专利的审查和侵权纠纷的司法解决提供“他山之石”的借鉴。